En el ejercicio de mi profesión, un error frecuente que he encontrado en muchas empresas, sean éstas micro, pequeñas o grandes, es creer que con “patentar” (registrar) su marca o nombre es suficiente, y por lo tanto no hay necesidad de preocuparse hasta llegado el momento de realizar la renovación respectiva.
Sin embargo la realidad termina por demostrarnos que no basta ”patentar” una marca para asegurar uno de los principales activos de las empresas de hoy. Una de las principales funciones de las marcas en el mercado es identificar el origen empresarial de los productos o servicios, lo cual beneficia no sólo al titular de ella sino además a sus clientes (consumidores), quienes pueden estar seguros que el producto o servicios que compran con dicha marca lleva consigo una calidad propia del fabricante o proveedor (por lo general el titular de la marca).
Debemos recordar que los derechos de exclusiva sobre las marcas son un monopolio legal otorgado por el Estado a sus titulares, y éstos se encuentran obligados a hacer uso de ellas, lo contrario sería ir en contra del propio mercado. Entonces, nuestra legislación otorga a quien esta interesado en una marca y ésta se encuentra registrada a favor de un tercero- y quien no vienen usandola- la posibilidad de que pueda solicitar su cancelación por falta de uso, siempre que dicha solicitud de cancelación sea presentada contra una marca que tenga una antiguedad de registro de cuando menor de tres años.
El problema se presenta porque - aún cuando los dueños o titulares de las marcas tienen conocimiento que deben usarlas - creen que su uso se da cuando ésta se encuentra impresa en la parte superior de sus boletas o facturas, o que basta colocarla en las etiquetas o envolturas de sus productos. Inclusive debido a la informalidad en que funciona nuestra economía, muchas empresas no consideran necesario solicitar a sus proveedores las facturas o boletas por la confección de dichas etiquetas o envolturas. Todo ello luego redunda en contra del propio titular y trae como consecuencia que la marca sea cancelada.
Debido a ello, me he permitido elaborar una serie de pautas a modo de consejos útiles, para el mantenimiento y buen uso de marcas registradas, esperando sea de utilidad para quienes lo necesiten:
1) Lo primero es tener presente cuales son los productos y/o servicios que se distinguen con la marca registrada. Nuestra legislación marcaria permite la cancelación de marcas por falta de uso de dos formas:
- PARCIAL (para algunos de los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de la marca, y en consecuencia la marca aún se encontraría vigente), 0
- TOTAL (para todos los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de la marca, y en consecuencia se perdería la marca).
2) Tan importante como lo primero es saber si la marca esta compuesta de una palabra y/o algún elemento gráfico: logotipo, isotipo, etiqueta, rotulado, figura, escritura característica, etc., ello porque, en los documentos que acrediten el uso debe aparecer no solo la palabra o término registrado sino además, se debe probar el uso del elemento gráfico.
3) Asimismo, se debe tener en cuenta que, por regla general, quien aparece como titular o dueño de la marca es quien debe probar que esta usándola. En tal sentido en los documentos con los que se pruebe el uso (boletas o facturas de ventas, etc.) deben ser emitidos por el titular de la marca, y si ésta es usada por un tercero autorizado por el titular, debe ser mediante un contrato de licencia de uso o carta de autorización y en consecuencia será este último quien pueda probar su uso.
4) En resumen, para el caso de marcas de productos se demuestra mediante los comprobantes de pago (boletas y/o facturas) en donde deberá indicarse en la columna “descripción” (no en el encabezado) la marca junto a los productos, por ejemplo: si su marca es “ESTRELLA” para distinguir zapatos, deberá indicar en sus boletas o facturas “10 docenas de zapatos estrella” o en su defecto el código que se use para identificarla, lo cual también debe ser acreditado. Además es practica actual del INDECOPI aceptar como prueba de uso que la marca pueda aparecer impresa en el fondo (tramado) de la factura o boleta de ventas.
5) En el caso de marcas de servicio, se demuestra mediante comprobantes de pago (boletas y/o facturas), en donde se colocará en el encabezado la marca registrada y en la columna “descripción” el detalle de los servicios que se brinda, por ejemplo: si su marca de servicio es “EL PEZ” para cebicherias y/o restaurantes, deberá colocar en el encabezado EL PEZ (y si es posible debajo un resumen del giro del negocio) y en la columna descripción: “por venta de dos platos de cebiches”.
6) Si la marca esta acompañada de algún elemento gráfico, es importante archivar las boletas o facturas de sus proveedores por la confección, diseño o fabricación correspondiente (de las etiquetas, logotipos, envases, rotulados, publicidad, etc.), exigiéndole que detalle por cual marca esta emitiendo el comprobante de pago. La publicidad y muestras físicas de las marcas registradas sirven como prueba complementaria de su uso.
