Para los abogados y profesionales que estamos en los menesteres de la Propiedad Intelectual sabemos desde nuestras primeras clases de PI, las funciones que cumplen los signos distintivos sean estas marcas, nombres o lemas. Entre ellas tenemos la función de distintividad, calidad, entre otras. 

Es así que se han escrito variedad de artículos llevados sus autores muchas veces por construcciones más artificiales que reales en la que se trata de dilucidar por ejemplo si la distintividad de una marca es un requisito previo a su registro o éste se obtiene con el uso en el mercado.

Y en este afán dejamos a un lado la importancia económica y práctica que tienen las marcas, que son por lo general la punta de lanza de las inversiones y me atrevo a decir, el inicio de la formalización de la Mypes. No nos imaginamos a una empresa, que tome decisiones racionales, lanzar al mercado sus productos o servicios sin antes obtener el derecho de exclusiva que los identifique, es decir, sin antes registrar su marca.

Es pues la marca como tal más que una construcción jurídica (bien mueble o inmueble, derecho de propiedad o interés, etc.), un elemento indispensable en los negocios y ahora más necesario que en cualquier otro momento. Así lo perciben nuestros empresarios, y en tal sentido el interés por registrar marcas propias antes de copiar la de terceros esta en constante crecimiento. 

En este contexto el gobierno actual y los anteriores han tratado de incentivar la formalización de las Mypes a través de diversas normas, y sin embargo descuidan que algo mas importante que formalizar a la Mypes (a través muchas veces de su inscripción como persona jurídica) es la de lograr que dichos agentes económicos se “comprometan” con el mercado a través de formalización de sus actividades mediante la inscripción (entiéndase en el uso común del término: patentar) de sus diversos elementos distintivos empresariales, llámense marcas, nombres comerciales e incluso nombres de dominio.

Veamos el siguiente escenario: una micro o pequeña empresa familiar toma la decisión de constituirse como sociedad anónima cerrada (SAC) para lo cual realiza una serie de trámites logrando su formalización**, sin embargo ello no garantiza que la empresa empiece a funcionar, pudiendo quedar solo “en papeles”, o que estando en funcionamiento y por razones que no son objeto de comentario en este post (como por ejemplo deudas tributarias o de otro tipo), sus socios opten por constituir una nueva empresa para “librarse” del problema.

Sin embargo, es mas difícil si una Mype (se encuentre o no inscrita en los RRPP) que tomando la decisión de patentar una marca o cualquier otro signo distintivo, decida por cuestiones coyunturales cambiarla por una nueva, y ello debido a que la marca como tal encierra una serie de características extrajurídicas y mas de índole económica que hacen que su titular le de un valor económico mayor al de incluso los activos tangibles. Debido a que este valor económico se logra con el transcurso del tiempo, la inversión en publicidad, el posicionamiento en el mercado y el mejoramiento del bien o servicio, entre otros elementos, la posibilidad de cambiarlo es mucho mas difícil, logrando así un vínculo casi irrompible entre titular-marca.

No estamos postulando que patentar marcas es la solución a la informalización de la economía del país, entendemos que la formalización de la economía va mas allá de la constitución de empresas***, sino que así como se plantean Políticas de Estado sobre la formalización de la economía a través de incentivos para la constitución de empresas, también debería revisarse y establecerse como parte de esas políticas de Estado, el crear incentivos para que las Mypes puedan tener un mayor acceso a la protección de sus marcas, coadyuvando de esta manera a la formalización deseada.

No hay necesidad de inventar la pólvora en estos temas, basta recoger las experiencias de otros países que si han tomado la decisión política de incentivar el registro de marcas y eventualmente otros elementos constitutivos de la Propiedad Industrial, tales, como patentes, derechos de autor, etc.. Entre lo incentivos creados están: reducción de tasas para las pequeñas y microempresas, de 50% y 70% respectivamente; acceso gratuito a las bases de datos de la oficinas de marcas y patentes; convenios firmados con los gremios empresariales (en el Perú CCL, SIN, entre otros) para que brinden servicios gratuitos a las Mypes en su primer registro de marca o eventualmente patente o diseño o modelo industrial; entre muchos otros más. 

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*De acuerdo a la definición dada por la Ley 28015, una micro y pequeña empresa es:
“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”
Debiendo cumplir con las siguientes características:
“A) El numero total de trabajadores:
- La microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive
- La pequeña empresa abarca de uno(1) hasta 50 trabajadores inclusive
B) Niveles de ventas anuales:
- La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas tributarias - UIT
- La pequeña empresas partir de monto máximo señalado para las microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias - UIT.”
Por otro lado de acuerdo a los comentarios realizados por Vivian Salgado de la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI al estudio del Banco Mundial sobre Informalidad citado líneas abajo, “en el Perú se aprecia que la informalidad ha venido incrementándose en los últimos años y diversas investigaciones indican que ésta alcanza el 60%. En el mercado laboral, la informalidad se manifiesta en la escasez de contratos -casi el 90% de los trabajadores de la microempresa operan sin un contrato de por medio-, situación que los coloca en una posición de vulnerabilidad en cuanto a los beneficios sociales. Por ello, en diversos países de América Latina, la informalidad es considerada una elección, especialmente por los trabajadores independientes. Por su parte, en el caso de los trabajadores asalariados, la informalidad representa una salida ante el riesgo de desempleo.”

**Actualmente y de acuerdo a la campaña realizada por el Ministerio de la Producción las Hipe pueden constituirse en solo tres días, para lo cual se deberá abonas entre 300 a 600 nuevos soles, según la forma societaria escogida. Dichos importes no incluyen los pagos por licencia de funcionamiento ni otros.

***Debemos agregar que la formalización de la economía no se agota con incentivos que destraben los requisitos exigidos por el Estado, existen otros elementos subjetivos y de costo beneficio para los agentes económicos e incluso políticas de Estado relativas al asistencialismo. (Ver estudio del Banco Mundial sobre Informalidad en:  http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/SP_lacf_Overview.pdf)

Desde hace algunos años atrás –para ser mas precisos desde el año 2004 [1] -, la revista MARCASUR especializada en temas de Propiedad Industrial, y que se encuentra dirigida principalmente a los abogados y agentes dedicados a dichos menesteres viene públicando un ranking de las oficinas de marcas y patentes Latinoamericanas (en adelante oficinas) en relación a los plazos para el registro de marcas asi como los costos que ellos representan (sin incluir honorarios de abogados).

Basados en dicha información y en la que aparece en la pagina web de la revista mencionada, hemos actualizado la información aparecida en ella y nos hemos tomado la libertad de hacer nuestros propios comentarios, basados en la experiencia profesional de mas de 20 años de practicas en este campo.

En tal sentido podemos observar que en relación a los costos para la solicitud de una marca en una clase (donde solo se incluyen tasas oficiales), las oficinas mas económicas o accesibles serían las de Paraguay (US$15.00), Argentina (US$35.00) y Costa Rica (US$50.00), y las menos accesibles o mas costosas son El Salvador (US$600.00), Honduras (US$410.00) y Venezuela (US$350.00). 

En lo que se refiera a los plazos, siempre que no medie oposiciones, la mayoria de las oficinas demora menos de un (1) año, y en el caso de las oficinas mas “demoronas” estan Brasil (entre 2 a 4 años), y Cuba y Venezuela (entre 1 y 2 años).  El asunto cambia cuando se presentan oposiciones a las solicitudes de registro, por lo que podemos encontrar que la oficina de República Dominicana es la que menos se demora (menos de 1 año), y la mayoria de oficinas se encuentra entre 1 y 2 años, siendo las oficinas de Brasil, Guatemala, Nicaragua y Venezuela las que demoran mas que las demás en resolver un registro de marca con oposición (mas de 4 años). Es necesario precisar que en el caso de Mexico, las solicitudes de registro de marcas no se publican, y en tal sentido lo que cabe es un procedimiento de nulidad ex - post al registro de la marca.

Además de lo comentado, nuestro blog con el ánimo de darle una mayor cobertura de información a dicho ranking, ha creído necesario incluir información relativa a las facilidades via internet que otorgan las oficinas en relación a búsquedas gratuitas y solicitudes de registro on line. Esta parte de la información ha sido elaborada por fuentes propias, explorando las paginas web de todas las oficinas que cuenten con una.

Sobre este último punto, podemos apreciar por ejemplo que las oficinas que brindan ambas facilidades –busquedas gratuitas de marcas y solicitudes de registros on line- son las de Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá y Rep. Dominicana, y las oficinas que se encuentran en la saga (no ofrecen búsquedas gratuitas y menos solicitudes de registros on line) son: Perú, asi es señores INDECOPI, junto con países tales como Bolivia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Nicaragua, entre otros.

Como resultado final podemos decir que la oficina top en plazos y facilidades en internet es la de República Dominicana, desplazando a la oficina de Peru (INDECOPI) en lo que se refiere a plazos [2].

En lo que respecta a las facilidades en internet, sabemos que en el caso específico de INDECOPI desde el 05 de marzo del 2007 se anunció un proyecto [3] para la presentación electrónica de registro de marcas, el cual hasta la fecha no ha sido culminado y ello a pesar de que en el TLC Peru-EEUU hemos asumido el compromiso de contar con dicha facilidad [4].

En Latinoamerica INDECOPI es reconocida como una institución  ejemplar en temas de competencia, propiedad intelectual y del derecho ordenador del mercado en general, es por lo que no entendemos como es que hasta la fecha no ha logrado implementar dichas facilidades, mas aún en el caso de búsquedas de marcas, el soporte técnico ya existe [5] , solo que es de uso exclusivo de los “grandes usuarios” y cuyo servicio tiene un costo que no figura en el TUPA y menos en su pagina web, pero sabemos que dicho servicio es ofrecido a través de una especie de sistema prepago, en donde el pago inicial es de S/.1,000.00 (US$340.00 aprox.). Creemos que dicho importe es inaccesible para la mayoria de empresas y usuarios, y en todo caso debería ser puesto a disposición del público en general con un pago mínimo -como sucede en otras instancias de la Administración Pública (ejemplo: SUNARP)- o de manera gratuita, como viene sucediendo en varios países conforme hemos dado cuenta líneas arriba.

No se trata de minimizar el esfuerzo que hacen los profesionales y funcionarios del INDECOPI, que duda cabe de su labor y profesionalismo  ejemplar en la Administración Pública de nuestro país, si no señalar algunas deficiencias con el ánimo de contribuir en mejorar su desempeño, ahora que estamos en la “era” de mercados ampliados y en donde parte de su labor se refleja en seguridad jurídica y eficiencia para los inversionistas tanto locales como extranjeros, lo cual le da valor añadido a nuestra imagen como país.

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[1] Ver ediciones N°15 mayo-agosto 2004, N°16 setiembre-diciembre 2004 y N°33 abril-junio 2009.
[2] Ver edición N°15 mayo-agosto 2005 pag. 7 de la revista Marcasur.
[3] Ver Foros de discusión en la pagina web del INDECOPI
http://www.indecopi.gob.pe/detalleTemasForos.jsp?pId=158&pIdTc=5&pIdCat=48&pAnio=2007&pIdIdioma=1
[4] APC Perú-EE, Capitulo XVI, Art. 16.2 Marcas, numeral 9: “Cada Parte dispondrá:
 (a) un sistema para la solicitud electrónica, el procesamiento, registro y mantenimiento electrónico de las marcas, y 
 (b) una base de datos electrónica disponible al público, incluyendo una base de datos en línea de las solicitudes y registros de marcas.”
[5] Ver: http://200.37.120.68:8888/osd/

En estos tiempos donde afortunadamente estamos volviendo la mirada hacia lo nuestro, nos encontramos ante un fenómeno lingüístico que se viene difundiendo cada vez más en nuestra sociedad pluricultural, este es, el quechuismo. Según el diccionario de uso libre Wikipedia el quechuismo es una palabra de origen quechua usada en otro idioma[1]  (español, ingles, etc.).

En nuestro caso este fenómeno se materializa de tal forma que nos encontramos ante situaciones en donde para la mayoría de las personas estos quechuismos están tan arraigados en el habla local que pasan inadvertidos, ignorando su origen y considerándolos incluso como propios del idioma español. Asimismo, existen diversos quechuismos que por uso frecuente ya forman parte del habla incluso intelectual, otros por circunstancias diversas, como la política, se ponen de “moda” y sus significados que anteriormente eran ignorados se vuelven conocidos para la gran mayoría[2], pero fuera de este fenómeno descrito, existen muchas palabras en idioma quechua que por su falta de uso frecuente en nuestro entorno, en donde no esta difundido mayoritariamente el quechua, pueden pasar como términos sin significado alguno.

Pero, ¿qué es lo que sucede cuando este fenómeno lingüístico se extrapola al derecho marcario, o mejor dicho cual es la posición de la autoridad administrativa cuando se solicitan marcas en quechua sin “significado conocido” en el idioma español?. La realidad nos muestra que pueden ocasionar diversos resultados: algunos anecdóticos y otros no tanto, sino mas bien confusos.

Es por ello, que pretendemos esclarecer meridianamente en este artículo, cual es la posición de la autoridad sobre este tema, a fin de poder contar con decisiones que cumplan con los principios ordenadores del derecho administrativo y no se apliquen criterios subjetivos condicionados a la formación personal de los señores vocales, analistas o comisionados de turno, que lo único que lograrían es crear inseguridad en los agentes económicos, los operadores y el mercado en general.

Si revisamos las resoluciones del INDECOPI emitidas hace no más de tres años, tanto en la primera como segunda instancia, podemos observar que ambos órganos resolutivos, consideraban a las marcas constituidas por palabras en quechua como marcas de fantasía, es decir, sin significado en el idioma español. Podemos citar algunos ejemplos:

- Resolución N° 004755-2007/OSD, sobre solicitud de la marca PUKA KOLA: “…la denominación PUKA si bien es cierto es una denominación quechua que significa rojo o colorado es un termino desconocido para la generalidad del público consumidor a la cual va dirigida los productos, quien lo percibirá como un término de fantasía, por lo que no describe directamente alguna característica esencial de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional que pretende distinguir la marca en cuestión.”

- Resolución N°1245-2006/TPI-INDECOPI del 31.08.2006, sobre la oposición contra la solicitud de la marca MAKI en base a la marca registrada MAKITAS: “…Desde el punto de vista conceptual, se considera que ambos signos se encuentran conformados por denominaciones de fantasía, por lo que no transmiten una idea en particular al público consumidor.(subrayado nuestro)

Esta posición del INDECOPI, como ya se indicó líneas antes, fue por regla general la que se aplicaba por ambas instancias y en tal sentido podemos encontrar en el Registro de Propiedad Industrial marcas registradas en quechua y/o español con igual o similar significado conceptual inscritas a favor de diferentes titulares, o marcas en quechua cuyo significado es descriptivo de los productos que distingue[3]  y por lo tanto irregistrables lo cual, según nuestra posición, crea inseguridad jurídica y debilita el sistema marcario. Algunos ejemplos en el siguiente cuadro:

En este orden de ideas, el INDECOPI debería emitir una resolución o directiva que establezca los criterios antes esbozados y con ello zanjar de una vez la discusión, logrando además de dar seguridad jurídica –como se supone que debe otorgar todo registro público- establecer criterios uniformes para el bien del mercado y los agentes económicos.

En todo caso, una posición similar ya ha sido establecida por INDECOPI en relación a las marcas en idioma extranjero[6] , en tal sentido estamos seguros que basados en dicha experiencia se pueden dar pautas guías para las marcas en idioma quechua, y de paso el INDECOPI nos podrá decir si las marcas en quechua –el cual es un idioma oficial reconocido por nuestra Constitución- tiene relevancia para determinar el carácter distintivo de las marcas o el riesgo de confusión con otras marcas en idioma español.

[1]Definición obtenida de Wikipedia La Enciclopedia Libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Quechuismo.
[2]Ver articulo escrito por Ana Balboceda Espinoza en: http://academiaperuanadelalengua.org/files/baldoceda_0.pdf
[3] la traducción de los términos en quechua fueron realizados del Diccionario en línea Runasumi: http://www.cosmovisionandina.org/runasimi/buscador.php
[4]Revisar la Resolución N°1972-2007/TPI-INDECOPI del 04.10.2007 en donde se considera que en relación a la supuesta confusión entre la marca solicitada “KILLA WASI” y la marca registrada “KUNTUR WASI Travel”, lo siguiente: “Desde el punto de vista conceptual, se observa que ambos signos son de fantasía. En efecto, contrariamente a lo manifestado por la solicitante, la Sala considera que si bien ambos signos se encuentran conformados por términos en el idioma quechua, su significado no es entendido por el público usuario en general, siendo que el hecho de que sea reconocido como idioma oficial en el país no implica que sea hablado y/o entendido de manera masiva por la población.”(el subrayado es nuestro).  Luego esta posición de la Sala cambia –en tan sólo cuatro meses- mediante Resolución N°373-2008/TPI-INDECOPI del 07.02.2008, en la que para el caso de la solicitud de la marca “SUMAQ TANTA” y la marca registrada “TANTA” y logotipo, ambas para la clase 30, la Sala consideró lo siguiente: “Por otro lado, si bien la denominación SUMAQ constituye un término proveniente del idioma quechua, su significado es susceptible de ser entendido por un sector considerable del público consumidor (agradable, exquisito), máxime si se tiene en cuenta que el idioma quechua ha sido reconocido como idioma oficial en nuestro país por la propia Constitución Política del Perú 1993”. (subrayado nuestro)
[5]Ver Resolución N° 373-2008/TPI-INDECOPI, caso TANTA vs SUMAQ TANTA, para la clase 30 (panadería, productos hechos de harina).
[6]Ver Resolución N° 0709-2005/TPI-INDECOPI del 30.06.2005 sobre el carácter del término BRILLIANT LIPS para la clase 03 de la N.O.